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Proposal for Simplified Procedure Patent Granting

Proposal for Simplified Procedure

Patent Granting

backlog

 

 

As known by all users of the patent system in Brazil, an inappropriate permanent policy on the protection of technical knowledge, the BRPTO (INPI – National Institute of Industrial Property of Brazil) has 231,184 patents on file pending examination, according to data from late June 2017.

 

With such a high number of applications and only 326 examiners, it is common that patents will be granted 10 years after their filing. The following chart includes the technical areas and the time to grant, where the mechanical sector stands out with 12 years; the pharmaceutical sector 13 years; and the telecommunications sector 14 years.

grafic

With an average of 45 patents examined per year per examiner, and even with productivity being forecast to increase to 55 patents/year per examiner for 2017, it would be no more than 17,930 examined patents/year (326 examiners x 55 examinations/year). It would still be insufficient to cover the number of annual applications in Brazil, of approximately 28,000 in 2016, and 26,000 forecast for 2017.

 

As shown by several studies, the number of hours per examination of each patent directly results in higher-quality rights granted and in a lower number of legal claims. Therefore, it would be good to make the backlog solution through mutual aid – even if outsourced – to examine these patents.

 

Unfortunately, the solution proposed through public consultation is to eliminate all applications on file pending examination by granting all patents without any kind of examination.

 

All patent applications that met the following requirements would be eligible to the simplified procedure, under the terms of article 2 of the proposal:

 

I – Filing of the patent application or the requirement to enter the domestic phase made up to the date of publication of the rule;

 

II – Applications published or with a publication requirement within thirty days from the date of publication of the rule;

 

III – Request of the examination of the patent within thirty days from the date of publication of the rule;

 

IV – Timely payment of the annual fees;

 

V – Nonexistence of a technical examination opinion, under the terms of art. 35 of Law No. 9,279, dated 1996.

 

It still unclear if there would be an express request by the owner of the patent to benefit from the simplified procedure (art. 2), or if it would be imposed to all applications, with the possibility of an express request to leave it (art. 4, sole §). According to the rule, there is a publication on the Bulletin of the PTO about the granting of the simplified procedure, which would result in the granting of the application WITHOUT any substantive examination.

 

Therefore, all patents would be granted as filed. Please note that the discussions already occurred with the BRPTO, the patents were granted AS FILED. In other words, voluntary changes made at any time after the filing of the application, including those changes arising from the international phase of the applications covered by the Patent Cooperation Treaty – PCT, were not taken into consideration.

 

All applications with technical subsidies already presented or presented within 90 days after the granting of the inclusion of the application in the simplified procedure were excluded from it.

 

Applications for patent filed after the publication of the proposed rule were also excluded from this simplified procedure.

 

The procedural flowchart would be presented as follows:

Fluxogram

In our opinion, all applications subject to voluntary changes or which needed changes in the claim listing for a patent to be valid must not undergo the simplified procedure.

 

A patent document without substantive examination is a very weak document in legal terms, and which gives rise to a claim for nullity. Therefore, despite the examination period, in our opinion, we should not submit our applications to this eventual rule that the BRPTO proposes as a solution to the backlog issue.

 

It is also our opinion that third parties’ applications that affect us must undergo technical subsidies to avoid the granting of a null privilege that will lead us to legal claims for the nullity of patents, including all associated costs.

 

Finally, it is not certain how the proposed rule will actually be designed and approved. However, considering the legal hierarchy, it must be subject to a decree or ordinary law, as it will change the current Law 9,279/96 with respect to this specific period of time, and these specific requests in progress.

 

The full proposed rule is attached hereto. The INPI wishes that this text becomes effective as of January 2018.

 

We remain at your disposal to answer any other questions regarding the specific cases with which we are dealing.

 

rule

Proposta de Procedimento Simplificado Deferimento de Patentes

Proposta de Procedimento Simplificado

Deferimento de Patentes

backlog

  Como de conhecimento de todos os usuários do sistema de patentes no Brasil, fruto de uma permanente política inadequada para o tratamento da proteção dos conhecimentos técnicos, o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial brasileiro tem um estoque de 231.184 patentes para serem analisadas, conforme dados de final de junho de 2017.   Com este estoque de pedidos tão elevado e com apenas 326 examinadores, é comum termos patentes sendo concedidas após 10 anos de seu depósito. Abaixo o quadro relativo às áreas técnicas e o tempo de concessão, onde se destaca a área mecânica com 12 anos; de fármacos com 13 e de telecomunicações com 14 anos. grafico Com uma média de 45 patentes examinadas por ano por examinador, e mesmo com previsão para um aumento de produtividade para 55 patentes/ano por examinador para 2017, seriam no máximo 17.930 patentes/ano examinadas (326 examinadores x 55 exames/ano). Ainda insuficiente para cobrir o número de pedidos anuais no Brasil, na ordem de 28000 em 2016, e previsão de 26000 em 2017.   Conforme inúmeros estudos demonstram, a quantidade de horas por exame de cada patente resulta diretamente numa qualidade maior do direito outorgado e numa quantidade inferior de demandas judiciais. Assim, salutar seria que a solução ao backlog fosse realizada através de um mutirão – mesmo que terceirizado – para o exame destas patentes.   Infelizmente a solução proposta através da consulta pública é de dar fim ao estoque de pedidos a serem examinados através do deferimento sem exame de todas as patentes.   Seriam elegíveis para o procedimento simplificado, nos moldes do artigo 2º da proposta, os pedidos de patente que atendessem os seguintes pressupostos:   I – Protocolo do depósito do pedido de patente ou do requerimento de entrada na fase nacional realizado até a data da publicação da norma;   II – Pedidos publicados ou com requerimento de publicação antecipada até trinta dias da data de publicação da norma;   III – Requerimento de exame do pedido de patente até trinta dias da data de publicação da norma;   IV – Pagamento das retribuições anuais em dia;   V – Não houver publicação de parecer de exame técnico, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.279, de 1996.   Não está claro ainda se haveria um pedido expresso do titular da patente para que possa se beneficiar do procedimento simplificado (art. 2º), ou seria ele imposto a todos os pedidos, com possibilidade de um pedido expresso para dele sair (art. 4º §único). Segundo a norma, haveria uma publicação na RPI do deferimento do procedimento simplificado, que culminaria no deferimento do pedido SEM qualquer exame de mérito.   Assim, todas as patentes tais quais depositadas, seriam concedidas. Notem que nas discussões já entabuladas com o INPI, as patentes seriam concedidas TAIS QUAIS DEPOSITADAS. Isto é, não seriam levadas em consideração as modificações voluntárias realizadas a qualquer tempo após o pedido, inclusive aquelas modificações oriundas da fase internacional dos pedidos abrangidos pelo Tratado de Cooperação de Patentes – PCT.   Estariam excluídos do procedimento simplificado todos os pedidos com subsídios técnicos já apresentados ou apresentados dentro do prazo de 90 dias após o deferimento da inclusão do pedido no procedimento simplificado.   Também excluídos deste procedimento simplificado os pedidos de patente depositados após a publicação da norma em estudo.   O fluxo processual seria assim apresentado: Fluxograma Em nossa opinião, todos os pedidos que foram objeto de modificações voluntárias ou que necessitem alterações do quadro reivindicatório para que se alcance uma patente válida não devem se submeter ao procedimento simplificado.   Um documento de patente sem o exame de mérito é um documento muito fraco juridicamente, e que incita a uma demanda de nulidade. Daí que, embora o tempo de exame, somos da opinião que não deveremos sujeitar nossos pedidos a esta eventual norma que o INPI brasileiro propõe para resolver o problema do backlog.   É também nossa opinião que os pedidos de terceiros que nos afetem devam sofrer subsídios técnicos para que se evite a outorga de um nulo privilégio que nos levará a demandas judiciais de nulidade de patentes com os custos inerentes.   Enfim, não há ainda uma certeza de como realmente a norma proposta será desenhada e aprovada. Certo é que em face da hierarquia legal, deverá ser a mesma sujeita a um decreto ou a lei ordinária, já que alterará a atual Lei 9279/96 quanto a este específico período de tempo e a estes específicos pedidos em trâmite.   A norma proposta, na sua integra, encontra-se em anexo. É da vontade do INPI que o texto esteja em vigor a partir de janeiro de 2018.   Colocamo-nos a sua inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos, quanto aos casos específicos que estamos tratando.

 

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Informação Jurídica nas Etiquetas de Vinhos

Por Roner Guerra Fabris

  Etiquetas ou rótulos de vinhos são os instrumentos que carregam as cláusulas contratuais de uma oferta pública. Sua função no mundo jurídico tem característica obrigacional. As funções dos rótulos foram evoluindo na medida do desenvolvimento econômico e social da humanidade. Há notícias da utilização de sinais em antigas ânforas de vinho com mais de 3000ac encontradas no Egito. Estes sinais visavam marcar a origem do vinho, e algumas vezes a data da safra. Muito comum também na Roma antiga o uso destes sinais. Na medida em que se evoluiu no tempo os rótulos ganharam outras funções. (mais…)

A DETERMINAÇÃO DO OBJETO DA PATENTE EM DIREITO BRASILEIRO E EUROPEU

INTRODUÇÃO A Propriedade Intelectual é dividida em duas áreas: Direitos Autorais, de um lado; e Propriedade Industrial do outro. A Propriedade Industrial tem internamente suas divisões, com os sinais distintivos de um lado (marcas, indicações Geográficas, insígnias, nomes empresarias) e conhecimentos técnicos do outro, onde se incluem as patentes. PATENTE é o instrumento pelo qual o Estado reconhece um direito exclusivo, um direito de propriedade “sui generis”, à uma pessoa determinada sobre um objeto definido. Pois o nosso tema é como definir este objeto. A invenção, objeto da patente, é definida por palavras e frases. Assim, diferente das coisas materiais, o objeto da patente é definido a partir da interpretação. E, esta interpretação gera, quando realizada sem parâmetros científicos e sem sustentação nos princípios de direito da propriedade industrial insegurança jurídica. (mais…)

Do art. 174 da LPI – Prescrição ou Decadência? Uma questão de imprecisão técnica redacional

Por Alexandre de Souza Saraiva

Advogado. Especialista em Propriedade Intelectual – PUCRS

INTRODUÇÃO

As marcas registradas conferem a seus titulares direitos de propriedade e de uso exclusivo. Para tanto, são submetidas a exame perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o qual avalia sua entrada no mundo jurídico em razão de requisitos de ordem legal e formal.

Tendo em mente que a lei estabelece como nulo[1] o ato praticado em desconformidade com as previsões legais, cabe questionar se há ou não, sob o ponto de vista da dogmática jurídica, algum tipo de imprecisão técnica-redacional no artigo 174 da Lei 9.279/96 ao estabelecer como de natureza prescricional o prazo para a anulação dos registros de marca. (mais…)

General Attorney Office Position About PTO and ANVISA Competences

Positive competence conflict: PTO and ANVISA and the issue about patents of pharmaceutical
products and processes in Brazil

This article discusses the jurisdiction conflict concerning the acts practiced by Brazilian Patent and Trademark Office – PTO and the National Health Surveillance Agency -ANVISA regarding the need for prior consent of this last on pharmaceutical patent procedures in Brazil. (mais…)

Procuradoria Geral se posiciona quanto às competências do INPI e ANVISA

Discute-se no presente artigo o conflito de competência relativo aos atos praticados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA no tocante à necessidade de anuência prévia desta última nos procedimentos de patente farmacêutica no Brasil. (mais…)

A prova pericial nas ações de contrafação de marca

INTRODUÇÃO

A prática cotidiana da advocacia voltada à propriedade industrial, em razão do relativamente reduzido número de processos que tramitam sobre este tema, evidencia, salvo exceções, que a matéria não é amplamente dominada por representativo número de magistrados.

Em razão da matéria não integrar o rol de disciplinas obrigatórias nos cursos de graduação em direito, muitos estudantes concluem o curso sem jamais terem qualquer tipo de contato com a propriedade industrial. E são estes mesmos bacharéis que posteriormente tornar-se-ão juízes. (mais…)

Proposta da INTA – International Trademark Association para o Estabelecimento de um Sistema Multilateral de Notificação e de Registro das Indicações Geográficas para Vinhos e Bebidas Destiladas

O posicionamento da INTA – International Trademark Association1, referente aos princípios que devem ser seguidos para o estabelecimento de um sistema multilateral de notificação e Registro das Indicações Geográficas de vinhos e destilados de acordo com o artigo 23 (4) de TRIPS, foi determinada numa Declaração de Posicionamento Oficial em 2004 (“INTA Concept Paper”). (mais…)

A Defesa das Idéias

E as idéias, têm proteção?

Não. As idéias não têm proteção. Não como àquelas concedidas às propriedades literárias, artísticas ou científicas, ou àquelas concedidas à Propriedade Industrial.

E a razão é simples. Não são res. (mais…)